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Riesgos

La caída del Big Mac: Goliat contra David

Febrero 01, 2019

Hace escasamente unos días se hizo pública la pérdida de exclusividad de la marca Big Mac por parte de la empresa norteamericana McDonald’s en el Territorio de la Unión Europea.

La Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) ha revocado, a petición de Supermac’s, una cadena de comida irlandesa, los derechos sobre la denominación Big Mac que había registrado McDonald’s, argumentando la falta de prueba de uso de la misma durante los cinco años anteriores a la presentación del caso, en 2.017.

De la marca “Big Mac” a una categoría de hamburguesas

Todo empezó cuando en 2.014 la empresa irlandesa Supermac’s solicitó el registro de marca “Supermac” con el objetivo de expandirse por Reino Unido y Europa. La empresa americana interpuso objeciones al uso de esta denominación, basándose en que ambos términos eran demasiado parecidos y podrían confundir a los consumidores. En respuesta, Supermac pidió que se eliminara del registro las marcas «Big Mac» y «Mc».

En el mundo de la Propiedad de Intelectual no siempre se cumple la regla del “pez grande se come al pequeño” y este es un claro ejemplo.

Supermac´s acusó a McDonald´s de “acoso de marcas registradas”, entendiendo que la marca registrada de Big Mac debería limitarse a hamburguesas y no para la larga lista de bienes y servicios registrados, entre los que figuran “servicios prestados o asociados con restaurantes de operación y franquicias y otros establecimientos o instalaciones dedicados a proporcionar alimentos y bebidas”.

El fallo de la Sentencia de la EUIPO ha beneficiado en que otras compañías puedan utilizar el nombre “Big Mac” en Europa. Esto es, no impide que McDonald’s llame a algunas de sus hamburguesas como “Big Mac”, pero sí le impide un derecho exclusivo al no poder probar el uso continuado durante cinco años.

El falso mito del monopolio por las marcas notorias sobre el Registro

Supermac’s afirma que las grandes industrias como McDonald’s se apropian de marcas que no usan con el simple objetivo de que nadie las pueda comercializar. Posiblemente se trate de una realidad que sufren marcas notorias, conocidas por su target, pero no por todos los públicos, o marcas poco conocidas incluso por su propio público objetivo.

La ley sobreprotege a los nombres comerciales con renombre ya existentes, como es el caso de McDonad’s, frente a aquellas marcas que quieren ser registradas con el mismo nombre comercial o signo, o similar. Sin embargo, no podemos extrapolar esta norma cuando se trata de otro nombre que McDonald’s ha registrado por el mero afán de acaparar todos los nombres similares o relacionados con su nombre comercial.

La razón es que Big Mac es un tipo o categoría de producto dentro de la marca McDonald’s, y resulta abusivo que pretenda la exclusividad de este nombre, que no es su nombre comercial real, frente a una marca que ya existía. Le desfavoreció, además, esta falta de pruebas del uso de la marca durante cinco años que requiere la legislación.

¿Qué ocurre con las incidencias relacionadas con la Propiedad Intelectual?

Lo que sí es cierto es que los recursos económicos de los que dispone un “David” como Supermac´s frente a los recursos del “Goliat” para hacer frente a estos procesos son muy desiguales.

Por otro lado, estamos viendo que hasta los grandes gigantes como McDonald’s necesitan apoyo frente a las piedras de un “David”. McDonald’s ha sido históricamente muy litigioso en el área de las marcas y poco acostumbrado a perder. En 1.993 consiguió una orden judicial que bloqueaba a un dentista en Nueva York que prestaba sus servicios bajo el nombre de “McDental”, y en 2.016 derrotó a una empresa de Singapur que pretendía registrar “MacCoffee” como marca europea.

La realidad es que son dos potenciales nombres comerciales un tanto similares a “McDonald’s”, y ello le beneficia en el amparo jurídico de su derecho al ejercicio de la marca por parte de la legislación vigente.

Sin embargo, esto no ha impedido que en esta ocasión la EUIPO haya fallado en contra de sus intereses. Una gerencia de riesgos equilibrada debería ser capaz de transferir el riesgo de pérdida derivado de una reclamación que amenace su Propiedad intelectual mediante solicitudes para la nulidad, caducidad, rectificación, cancelación revocación o cambio en un registro.

La batalla no ha terminado. McDonald’s ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la EUIPO ya que considera que no se han tenido en cuenta las pruebas sustanciales y que demuestran el uso de la marca Big Mac. Esto supone que los dos frentes tendrán que rearmarse. Un proveedor de servicios profesionales y soluciones aseguradoras podría ser un buen aliado.

Desde Aon, facilitamos soluciones para la valoración y cuantificación del riesgo de Propiedad Intelectual, así como soluciones aseguradoras que ayuden a mitigar la perdida derivada de la denegación de la titularidad de la Propiedad Intelectual.

Si te interesa conocer más sobre los servicios de Aon, o realizar cualquier tipo de consulta, no dudes en ponerte en contacto aquí.

Almudena Benito, Especialista Líneas Financieras en Aon España

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